Dépôt frauduleux de marque et mauvaise foi

Propriété industrielle
Dans un arrêt du 3 février 2015 (Cass. com., 3 février 2015, n° 13-18025), la Cour de cassation a précisé la notion de mauvaise foi du déposant d’une marque.

L’action en nullité des marques et dépôt frauduleux

En l’espèce, M. X. et sa compagne, belle-fille du dirigeant de la Compagnie des bateaux-mouches ayant une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité de 1985 à 1993, dans l’enceinte de la compagnie et en accord avec celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche. M. X., propriétaire de la marque semi-figurative « bateaux-mouches Paris Pont de l’Alma » déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance le 20 avril 2003, est titulaire de la marque semi-figurative « bateaux-mouches Paris Pont de l’Alma », identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main. M. X. est également titulaire de la marque verbale « bateaux-mouches », déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits. En 2005 et 2007, la compagnie assigne M. X. en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, et en revendication pour dépôt frauduleux. Le 4 janvier 2012, la cour d’appel de Paris relève que la non-exploitation des marques, qui est une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d’enregistrement, n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de M. X. au jour du dépôt des marques litigieuses. Elle relève également qu’aux dates de dépôt des marques litigieuses en 2003, la société n’exploitait pas une activité de vente de souvenirs ou de bimbeloterie concurrente de celle de M. X. et qu’elle n’avait pu envisager de développer une telle activité qu’en 2006, de sorte que la mauvaise foi du déposant n’était pas caractérisée.

La détermination de la mauvaise foi du déposant

La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que « l’intention du déposant, au moment du dépôt des demandes d’enregistrement, est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ». Ainsi, selon elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. en déterminant, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l’expression « bateaux-mouches » dont il n’a jamais fait usage, M. X., qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente d’articles de souvenirs et de bimbeloterie dans les locaux de la société, n’avait pas entendu faire obstacle au développement d’une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression. Enfin, l’expression « bateaux-mouches » quasi-générique n’est pas de nature, en l’absence de contestation du caractère distinctif du signe « bateaux-mouches » pour désigner des articles de souvenirs et de bimbeloterie, à exclure qu’il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l’intention de faire obstacle au développement par la société d’une activité de vente de tels articles sous ce signe.

La Cour de cassation fait ici une stricte application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

© 2015, Delphine Rauch, Docteur en droit

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